Has creado un producto o servicio majísimo, lo has comercializado con un nombre que te parece que mola mucho, incluso has pagado publicidad con él y todo parece ir bien. Te espera el éxito, dices. Pero, cuando vas ante la OEPM ese nombre elegido resulta ser una de las marcas que no se pueden registrar en España, resultando en un gran problema para ti, que buscabas escalar tu negocio.
Y es que aquí has cometido dos errores bastante comunes: el primero, iniciar tu negocio sin registrar una marca, lo que expone a suplantaciones y al cibersquatting. El segundo, no consultar cuáles son las prohibiciones para el registro de marcas en España.
Pero no te preocupes, porque en este artículo te vamos a explicar cuáles son:
Marcas no registrables en España
¿Por qué existen marcas que no se pueden registrar?
Antes de enumerarte los tipos de marcas que no se pueden registrar, es necesario que entiendas por qué. Lo primero, es recordarte que una marca, conforme a la Ley de Marcas española y el Reglamento de Marcas de la Unión Europea, debe distinguir los productos o servicios de una empresa de los de las demás.
En esa medida, cualquier marca que no tenga características que la diferencien de las de otras empresas, especialmente si son del mismo sector, no podrán ser registradas. Hacerlo no tendría valor alguno, porque daría lo mismo para el consumidor obtener los productos de una marca u otra y el Estado no tendría nada que proteger.
Para ejemplificarlo, si dos empresas pudieran vender naranjas bajo las marcas “La Naranja” o “La Naranjita”, al consumidor casi que le daría lo mismo comprar de una o de la otra, porque podría confundirlas. Inclusive, podría comprar naranjas sin marca alguna, porque, al fin y al cabo, es común llamar así a esa fruta.
En cambio, si una tiene como marca “Villasol” y la otra “Citrana”, seguramente sabría diferenciarlas y conocería las características que se asocia a cada uno de sus productos como “orgánicas”, “sin semillas”, etc. Y, en consecuencia, elegiría la de su preferencia.
De ahí el valor de una marca: la capacidad de ser reconocida y elegida por el consumidor sobre otras que representan productos o servicios similares. Y, por ende, de su registro, permitiendo que se cuantifique su valor económico y se protejan tus derechos como propietario.
¿Qué tipo de marcas no se pueden registrar?
Teniendo en cuenta lo anterior y la normativa al respecto, podemos decir que las marcas que no se pueden registrar tienen las siguientes cuatro condiciones:
No son distintivas
Si, como hemos visto, el ser distintiva es requisito indispensable para una marca, el no serlo es definitivamente un impedimento para registrarla. ¿Pero cómo saber si el signo que elijas para identificar a tus productos o servicios (un nombre, una imagen, una forma) es distintivo? La misma legislación nos da algunas señas:
- No usa términos o representaciones genéricas que refieran a la clase, la procedencia geográfica, la especie, la cantidad, el valor, el destino u otras referencias al producto o servicio. Tomando el ejemplo inicial, “La naranja” es un tipo de producto, por lo tanto, cualquier elemento de esa tipología podría tener ese nombre.
- Usa términos representaciones propias del lenguaje común en el comercio, como “SaS” (Software as Service), que no podría ser registrada como marca por una empresa de servicios tecnológicos. En este apartado podría contarse el rechazo al registro del cuadrado naranja de Orange, porque no representaba ninguna distintividad, al ser usado habitualmente en el diseño gráfico.
- Los nombres propios de personas relacionadas con el producto o servicio, pero que son muy comunes en España. “José Fernández”, por ejemplo, sería denegada.
Hay que tener en cuenta que hay casos en los que sí se ha permitido el registro de marcas que a simple vista no parecen distintivas, pero lo han logrado gracias al uso continuo como, por ejemplo, “El Clásico” de LaLiga.
Son descriptivas
Otro tipo de marcas que no se pueden registrar en España son aquellas que utilizan signos que describen las características del producto o servicio comercializado. Por ejemplo, “esponjoso” para pasteles, “ecológico” para productos de limpieza, “no comedogénico” para productos cosméticos.
Un caso típico de una marca descriptiva es el de “NotMilk”, una bebida vegetal que simula a la leche, pero no lo es, y que está representada gráficamente por una vaca tachada. Todo esto la hace descriptiva de su producto y, por lo tanto, fue rechazada por el TGUE.
Las que puedan confundir al consumidor
Aunque el registro de una marca busca proteger los derechos de su propietario, de manera indirecta también resguarda los derechos de los consumidores. Lo hace al asegurarles información verídica sobre los productos o servicios que adquieren. Por eso, la normativa, señala que los signos que puedan confundir al consumidor son marcas que no se pueden registrar.
Específicamente, señala estos casos:
Los que indiquen características, origen o calidad que no correspondan al producto o servicio representado.
Por ejemplo, si el imagotipo de una marca de ropa es una imagen de la flor de algodón, pero las prendas son hechas con poliéster.
Si utilizan una indicación geográfica protegida o una denominación de origen.
Un término comúnmente usado como nombre de bebidas espumantes pero que es, en realidad, una denominación de origen francesa es “Champagne”. Por lo tanto, no se puede registrar como parte de una marca. Lo mismo pasa, con los términos tradicionales para llamar a los vinos o especialidades garantizadas.
Si contienen emblemas, banderas, escudos u otros signos oficialmente representativos de territorios o países.
Un caso representativo es el de los chocolates Toblerone, que ya no pueden utilizar una imagen del monte Cervino en sus envolturas porque es un símbolo oficial suizo y la golosina ya no se produce en ese país.
Si tienen signos iguales o similares a marcas ya registradas o que en el pasado estuvieron registradas para la misma clase o producto.
Por ejemplo, el caso de “Not@rnet” vs. “Notared”.
Los que contengan signos iguales o similares a marcas renombradas.
Aunque no tengan productos o servicios de la misma clase. Aunque no es precisamente un caso español u europeo, el caso de “Jack Daniels” y “Bad Spaniels”.
Si utilizan nombres o signos iguales o similares a obras protegidas por derechos de autor, nombres comerciales, denominación o razón social de terceros.
En esa línea, marcas que no se pueden registrar serían, por ejemplo, “Carrie Bradshaw”, “Totoro” y similares.
Los nombres de personas famosas, o de personas comunes que no estén relacionados con el producto o servicio.
El litigio de Katie Perry vs. Katy Perry, es emblemático de esto.
Usan términos o signos contrarios al orden público
Otro tipo de marcas que no se pueden registrar en España son aquellas que de algún modo son contrarias a las leyes, la moral u el orden público. Típicamente, bajo este argumento, se han rechazado marcas de productos de marihuana. Aunque también es clásico denegar el registro a marcas que contienen groserías, como “Chorizo Hijoputa” o «RUSSIAN WARSHIP, GO F**K yourself».
Consejos para evitar que se te deniegue el registro de tu marca
Conociendo todas estas marcas que no se pueden registrar en España, te estarás preguntando: “entonces, ¿cómo doy con una que sí se pueda registrar?”. Bueno, para eso, tenemos unos consejos que pueden ayudarte.
Elige signos inventados
Una apuesta segura para que tu marca no sea considerada ni poco distintiva, ni muy descriptiva, ni que colisione con derechos ajenos, es inventar un signo (palabra) nuevo. Este probablemente no tendrá oposición alguna y logrará diferenciarte del resto. Por ejemplo, “Citrana” es una palabra inventada, que bien podría ser usada por un productor de naranjas.
¿Que no tienes tanta imaginación para eso? No te preocupes, usa plataformas como Namelix que te permiten idear este tipo de palabras.
Elige signos que no estén relacionados directamente con tu producto o servicio
Esta también es una buena opción para asegurarte de que tu signo no sea rechazado como marca por ser demasiado descriptivo. Por ejemplo, ponle “Clavel” a una marca de martillos.
Aunque aún deberás asegurarte de que sea distintiva y no haya otra empresa de martillos que haya tenido la misma idea que tú.
Elige signos que sugieran, pero no describan el producto o servicio
Si bien no puede tener tanto éxito como las anteriores en el registro de marcas, lo cierto es que elegir una marca sugerente de las características de tu producto o servicio es también una alternativa. Ejemplos de marcas sugerentes: Nescafé, Microsoft, entre otras.
Consulta con abogados especializados en propiedad industrial
Finalmente, para asegurarte que, efectivamente, las palabras o representaciones gráficas que has elegido son marcas que pueden registrarse, lo mejor es consultar con un abogado de propiedad industrial, como los de Talos. Estos especialistas no solo conocen la ley, sino los mecanismos para buscar marcas que pudieran oponerse a la tuya. Además, pueden facilitarte procedimientos que te permitan registrar tu marca a precios bajos.
Aquí te dejamos un vídeo en el que recopilamos los errores más comunes en la gestión de marcas:
Conclusiones
Aunque parece fácil encontrar un nombre para tu producto o servicio, las limitaciones legales pueden convertirla en una de las marcas que no se pueden registrar en España. Asegúrate de respetar cada una de estas prohibiciones y de consultar con un abogado para afinar tu estrategia para proteger tu propiedad industrial. Pide una cita con nuestros abogados.
